En matière de marque de commerce, la célébrité ne suffit pas!

juillet 2006

En matière de marque de commerce, la célébrité ne suffit pas!

bouton-vers-anglaisMarie Laure Leclercq
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En matière de marque de commerce, la célébrité ne suffit pas. C'est la conclusion à laquelle est récemment arrivée la Cour Suprême du Canada dans deux décisions unanimes très importantes, soit : Veuve Clicquot Ponsardin et Barbie. Tout comme elle l'avait fait en matière de brevet en 2000 avec les dossiers Camco et Free World Trust, la Cour a profité d'avoir deux causes traitant de matières connexes pour rendre simultanément avec plus d'impact deux décisions importantes et longuement attendues.

Veuve Cliquot - les faits

Dans la décision Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutique Cliquot Ltée, l'appelante a cherché à empêcher que les intimés, qui opèrent des boutiques de vêtements pour dames, fassent affaire sous le nom commercial Cliquot. L'appelante tentait également de faire radier l'inscription des marques de l'intimé Cliquot et Cliquot, un monde à part.
 
La prétention de l'appelante était à l'effet que les consommateurs seraient amenés à croire que les vêtements pour dames vendus par l'intimé et le champagne vendu par l'appelante proviendraient de la même source, et que ceci constituerait une usurpation des droits de l'appelante en contravention de l'article 20 de la Loi sur les marques de commerce. De même, l'appelante invoquait que l'emploi par les intimés dépréciait l'achalandage attaché à ses marques en contravention de l'article 22 de la Loi sur les marques de commerce.

Barbie - les faits

Dans l'affaire Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc., l'appelante a affirmé que la poupée Barbie est une icône de la culture pop et s'est opposée à la demande d'enregistrement de l'intimé pour la marque de commerce « Barbie's » en liaison avec des « services de restaurants, services de mets à emporter, ainsi que des services de traiteur et de banquets », au motif que cette marque a acquis une telle renommée que des marques comportant le mot « Barbie » ne peuvent dorénavant être apposées sur la plupart des biens de consommation au Canada, sans que le consommateur moyen soit amené à inférer l'existence d'un lien commercial avec les propriétaires de cette marque célèbre.

Le droit

La Cour Suprême a conclu que, au Canada, il n'est pas suffisant pour une marque d'être « célèbre » pour systématiquement conclure qu'il y aura probabilité de confusion et se prévaloir du recours en vertu de l'article 20 de la Loi sur les marques de commerce lorsqu'une personne utilise une marque substantiellement similaire, et ce, quelles que soient les catégories de marchandises ou services : « ...son association plus générale avec les « produits de luxe » ne crée toutefois aucune confusion quant à la source d'une chaîne de boutiques de vêtements de gamme intermédiaire ou des produits qui y sont vendus... »
 
Par ailleurs, la Cour est venue rétablir la position du droit canadien, en corrigeant les positions extrêmes prises par la Cour Fédérale d'appel dans les décisions Pink Panther et Lexus, en rappelant les termes de l'article 6(2) de la Loi, qui indiquent que les critères d'établissement de la confusion entre deux marques s'appliquent, « que ces marchandises ou ces services [en liaison avec lesquels celle-ci sont enregistrées/utilisées] soient ou non de la même catégorie générale ».
 
En fait, la Cour a ramené la position du droit canadien sur l'application stricte des dispositions de la Loi, notamment les critères non exclusifs de l'article 6(5), et a rappelé que la célébrité d'une marque n'est principalement qu'un cumul de trois des critères énoncés à cet article, à savoir :

« la mesure dans laquelle une marque est devenue connue »
« la période pendant laquelle la marque a été en usage » et éventuellement,
« le caractère distinctif inhérent ».

Ainsi, la notoriété d'une marque célèbre peut passer d'une gamme de produits à une autre alors qu'une marque moins connue serait limitée à ses marchandises ou services traditionnels. Il faut juger chaque situation en considérant l'ensemble de son contexte factuel. La différence entre les marchandises ou les services ne constituent pas un « atout propre à éliminer » les autres facteurs, mais la notoriété de la marque non plus. C'est l'ensemble des circonstances qui déterminera le poids accordé à chacun des facteurs. Dans le cas où l'emploi de la nouvelle marque aurait pour effet de créer de la confusion sur le marché, son enregistrement devrait être refusé, « que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale (article 6(2)) ».

Une marque « célèbre » sera cependant toujours assujettie à l'application des autres critères de cet article lorsque viendra le temps d'établir s'il y a probabilité de confusion avec une autre marque de commerce. Par exemple, dans l'arrêt Barbie, le fait que cette marque n'avait pas un « caractère distinctif inhérent », puisqu'il ne s'agissait que du diminutif connu du prénom Barbara, et non d'une marque purement forgée comme « Kodak » ou « Kleenex », a contribué au rejet du pourvoi.

Également, la Cour est venue clarifier la position du droit canadien sur l'absence d'instance réelle de confusion. Ainsi, s'il est toujours vrai qu'une telle instance n'est pas nécessaire, son absence peut quand même entraîner une conclusion défavorable si, dans les circonstances, il aurait été aisé de l'obtenir. Il s'agira d'une autre « circonstance de l'espèce » mentionnée à l'article 6(5) de la Loi.

De même, il sera toujours nécessaire au Canada pour le titulaire d'une marque « célèbre » d'établir une probabilité de perte d'achalandage afin de se prévaloir du recours prévu à l'article 22. C'est cette preuve, a conclu la Cour, que l'appelante n'a pas été en mesure de faire et qui a été déterminante au rejet du pourvoi sous ce chef dans l'affaire Veuve Clicquot Ponsardin : « Malgré l'indubitable renommée de la marque, il appartient à l'appelante de prouver la probabilité de dépréciation, et non aux intimés de la réfuter ni au tribunal de la présumer. »

La Cour a également conclu que même si les deux marques cohabitent dans l'esprit du consommateur, ce n'est pas suffisant pour établir la probabilité d'une perte d'achalandage : « De même, j'estime que le fait d'associer mentalement les deux marques ne crée pas nécessairement une probabilité de dépréciation au sens de l'article 22. »

Monsieur le juge Binnie en profite pour rappeler que les cours n'ont jamais bien examiné la portée du recours en vertu de l'article 22, invoquant la perte d'achalandage ( mesure « anti-dilution »). Il mentionne qu'il y aura lieu de le faire en temps opportun et il effectue un bref survol des décisions au Royaume-Uni, ainsi que des projets de législation américaine, en la matière.

Conclusion

Une marque « célèbre » ne bénéficie pas d'un traitement spécial : elle doit se conformer aux mêmes critères d'analyse que les autres marques, tant en matière de probabilité de confusion (article 20) (étant cependant implicite qu'une marque « célèbre » pourra plus aisément passer d'une catégorie de marchandises à une autre), qu'en matière de perte d'achalandage (article 22).
 
L'absence d'instance réelle de confusion, toujours non nécessaire, peut être considérée comme une « circonstance en l'espèce » aux fins d'établissement des critères de probabilité de confusion.
 
En matière de perte d'achalandage (article 22), il est nécessaire de faire la preuve d'une probabilité de perte d'achalandage.

Ce bulletin fournit des commentaires généraux sur les développements récents du droit. Il ne constitue pas un avis juridique et aucun geste de nature juridique ne devrait être posé sur la base des renseignements qu'il contient. 

 

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