La valeur de la propriété intellectuelle

novembre 2011

La valeur de la propriété intellectuelle

bouton-vers-anglaisStéphanie Thurber
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Le succès des entreprises exige le dynamisme. Leur survie et leur développement résident dans l’obtention de financement, la mise en place de partenariats ou l’acquisition de compagnies complémentaires ou concurrentes. Dans l’ensemble de ces transactions, les actifs de propriété intellectuelle jouent un rôle prépondérant. C’est pourquoi l’évaluation de ces actifs doit passer par le peigne fin de la vérification diligente, un processus qui permet à l’acquéreur ou au financier d’examiner l’objet de la transaction envisagée. Il s’agit d’une étape cruciale et révélatrice de la santé et de la valeur d’une entreprise.
 
Dans plusieurs entreprises en démarrage, la propriété intellectuelle est l’actif principal, voire même le seul actif. La propriété intellectuelle comprend, entre autres, les brevets, les marques de commerce, les droits d’auteur , les dessins industriels, les secrets de commerce, le savoir-faire et l’information confidentielle. Ce n’est pas toutes les entreprises qui ont un portefeuille garni de tous ces types de propriété intellectuelle, mais rares sont les entreprises qui n’ont aucun actif de propriété intellectuelle.
 
Le brevet protégera l’invention, que ce soit un procédé, une machine, la fabrication ou la composition de matériaux ainsi que toute amélioration nouvelle et utile d’une invention existante. La marque de commerce protégera le mot, le symbole, le dessin ou une combinaison de ces éléments qui servent à distinguer les produits ou services d’une entreprise. Le droit d’auteur protégera notamment les œuvres littéraires, qui peuvent comprendre un site Web, un logiciel, une brochure, un livre ou de la documentation, et les œuvres artistiques, dont les photographies, les dessins, les plans, les œuvres musicales et les œuvres dramatiques. Le dessin industriel protégera la configuration, la forme, le motif ou les éléments décoratifs d’un objet ou un article manufacturé.
 
Les secrets de commerce, le savoir-faire et l’information confidentielle se protègent par le biais de conventions et visent toute information qui ne fait pas l’objet de divulgation et qui constitue pour celui qui en détient le secret un avantage commercial. Leur vérification se fait donc par l’examen des conventions afférentes dont tout particulièrement les ententes de confidentialité, de non-concurrence, de non-divulgation et les conventions de transfert de technologie.
 
Bien que ces propriétés intellectuelles soient intangibles, elles prennent une place de première importance lors des ventes d’entreprises, de transfert de technologies et de financement. C’est pourquoi la consultation d’un avocat expert dans le domaine est essentielle à l’exercice de la vérification diligente.
 
Il sera important en tout premier lieu de repérer et d’identifier le ou les inventeurs, auteurs ou titulaires des droits afin de s’assurer de la validité de la chaîne de titre des actifs à l'étude. À cette fin, une lecture attentive des conventions d’emploi ou de la politique relative à la propriété intellectuelle mise en place par l’entreprise permettra de valider la chaîne de titre. Il est à noter que, contrairement à la Loi sur les brevets qui est silencieuse sur la question, la Loi sur le droit d’auteur prévoit que toute œuvre créée dans l’exercice d’un emploi appartient à l’employeur, à moins de stipulation contraire. 

La vérification diligente comprendra également l’étude de l’étendue des droits sur chacun de ces actifs. Pour les brevets, l’examen des revendications s’avère essentiel. Une recherche sur les brevets existants dans le même domaine afin de connaître les usages permis est aussi recommandée. Pour les marques de commerce, les droits d’auteur et les dessins industriels, la revue des conventions de licences et les conventions de cession révèlera l’étendue des droits.  En effet, pour la plupart des cessions ou licences d’actifs de propriété intellectuelle, l’existence d’un document écrit est nécessaire, et ce, en vertu des lois afférentes. Au surplus, en vertu de ces dernières, il est recommandé d’enregistrer le document de cession ou la concession d’un intérêt dans un actif de propriété intellectuelle, car pour être opposable aux tiers, la cession ou la concession d’une licence doit être enregistrée à défaut de quoi elle peut être déclarée nulle à l’encontre d’un tiers de bonne foi. Si des garanties ou des hypothèques mobilières ont été consenties sur quelques enregistrements de propriété intellectuelle, celles-ci devraient apparaitre au registre pertinent de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), de même qu’au Registre de la publicité légale des droits réels mobiliers (RDPRM) et elles seront relevées lors de la vérification diligente.
 
Dans le cadre d’une concession de licence ou d’un contrat de franchise, le propriétaire d’une marque de commerce aura tout avantage à prévoir les caractéristiques et la qualité des marchandises sur lesquelles sera apposée ou publicisée la marque par le licencié, car il importe au propriétaire d’en conserver le contrôle, pour que l’emploi par le licencié ait le même effet et soit réputé avoir toujours eu le même effet que s’il s’agissait de l’emploi par le propriétaire et ainsi lui bénéficier. Il est important de rappeler qu’une marque doit en tout temps conserver son caractère distinctif et identifier une seule source.
 
Certains actifs de propriété intellectuelle ne requièrent pas d’enregistrement pour exister et être reconnue, comme c’est le cas des marques de commerce et des droits d’auteur. En effet, les droits afférents aux marques de commerce existent du fait même de leur emploi dans le marché alors que les droits d’auteur existent dès le moment de la création d’une œuvre sans besoin d’enregistrement. Bien sûr, l’enregistrement confère plusieurs avantages qu’il est important de considérer. Les représentations et garanties contenues dans les conventions à cet effet prendront une dimension appréciable.

Il est utile de rappeler un principe trop souvent oublier en droit d’auteur par les gestionnaires d’entreprise, soit que les droits sur une œuvre telle qu’un logiciel, une campagne publicitaire ou autre œuvre réalisée par un consultant externe ne leur sont pas transférés, voir cédés, automatiquement du seul fait du paiement pour les services rendus. En effet, pour qu’il y ait cession des droits sur l’œuvre ainsi commandée, il doit y avoir un écrit formel à cet effet dans la convention ou le bon de commande transférant les droits du consultant à l’entreprise. Autrement le consultant est le premier titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre en question et le demeure. Mentionnons au passage que les droits d’auteur sur une œuvre sont de deux ordres, soit les droits pécuniaires (droits d’auteur) et les droits moraux. Les droits moraux, qui sont essentiellement le droit à la paternité et le droit à l’intégrité de l’œuvre, ne peuvent se céder. Il est donc utile de s’assurer dans le cadre de la signature d’une convention de service et ultimement lors de la vérification diligente que l’auteur de l’œuvre a renoncé à ses droits moraux, ceci permettra à l’entreprise d’apporter à l’œuvre, par exemple à un logiciel, des modifications, ajouts et compléments utiles en temps opportun.

Portez également une attention particulière sur les poursuites en contrefaçon, en violation et en procédures de radiation ou d’opposition dans le cas de marques de commerce, et ce, afin de s’assurer de la qualité des droits faisant l’objet de la transaction.

Enfin, il est important de rappeler que les droits de propriété intellectuelle n’ont qu’une portée territoriale, c'est-à-dire qu’ils ne sont protégés que pour les territoires où ils ont été obtenus. L’exercice de la vérification diligente doit donc s’étendre, dans le cas où une entreprise a des activités extraterritoriales, à d’autres pays.

Un suivi constant de ses actifs de propriété intellectuelle est un investissement qui rapporte. En effet, les entreprises qui consacrent du temps et des ressources à la gestion, à l’exploitation et à la protection de leurs actifs de propriété intellectuelle peuvent accroitre leur compétitivité, leur présence sur le marché et ainsi leur valeur.  Par conséquent, autant le vendeur d’une entreprise a avantage à bien gérer ses actifs que l’acquéreur a avantage être diligent dans l’évaluation des biens intangibles convoités dans le cadre d’une transaction. L’implication d’un expert en propriété intellectuelle dans vos dossiers et dans l’équipe de vérification diligente s’avère un choix incontournable à la réussite d’une transaction.

Ce bulletin fournit des commentaires généraux sur les développements récents du droit. Il ne constitue pas un avis juridique et aucun geste de nature juridique ne devrait être posé sur la base des renseignements qu'il contient. 

 

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